松江地方裁判所 平成５年（ワ）１４３号 判決 1996年3月13日
島根県八束郡八雲村大字東岩坂一八〇番地
原告
小松電機産業株式会社
右代表者代表取締役
小松昭夫
右訴訟代理人弁護士
中村寿夫
東京都渋谷区富ケ谷一丁目九番一六号
被告
株式会社ユニフロー
右代表者代表取締役
玉井知正
右訴訟代理人弁護士
山崎行造
同
日野修男
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求の趣旨
一 被告は別紙（一）被告製品目録記載の商品（以下「被告製品」という。）を製造、販売してはならない。
二 被告はその本店及び営業所に存する被告製品を廃棄せよ。
三 被告は原告に対し、金一億六〇〇〇万円及びこれに対する平成七年九月一四日（原告の平成七年九月八日付け準備書面送達の日の翌日）から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四 訴訟費用は被告の負担とする。
五 仮執行宣言
第二 事案の概要
本件は、原告が、原告の製造、販売する巻上式シートシャッターの形態が商品表示性を有するにもかかわらず、被告がこれを完全に模倣又はそれと同視できる程度に模倣した被告製品を製造、販売したと主張して、被告に対し、不正競争防止法（平成五年法律第四七号による改正後のもの。以下同じ。なお、同改正前の同法を「旧法」、同改正後の同法を「新法」ということもある。）三条一項、二条一項一号に基づき被告製品の製造、販売の差止及び廃棄を求めると共に、不正競争防止法四条（主位的）又は民法七〇九条（予備的）に基づき損害賠償として金一億六〇〇〇万円を請求（一部請求）した事案である。
一 前提事実
１ 当事者
原告は、各種電気機器の設計、製造、販売及び設置等を目的とする会社であり、被告は、製氷機械、厨房機械、冷暖房冷凍機、化学装置機械及びその附属品の製造販売並びにその輸出入業等を目的とする会社である（弁論の全趣旨）。
２ シートシャッター
シートシャッターは、ポリエステルや塩化ビニール系樹脂等の基布を光電、超音波、リモコン等で毎秒〇・五ないし一メートルで折畳み、あるいはロールに巻上げて自動的に開閉するもので、主に工場や倉庫の出入口に、通常の重・軽量のドアやシャッターとは別に取付けられ、搬送作業を妨げずに開閉でき、室内の空気の流出入を最小限に抑える等の働きをする。
工場や倉庫の開口部製品としては、通常、重軽量のドアやシャッターが使用されるが、搬出入の頻度が高い場合には、搬出入作業の合理化のため、シャッターやドアとは別に、頻繁にしかも素早く開閉する製品が求められ、シートシャッターはそのような製品の一つである。
（甲一ないし三、八ないし一二、二七ないし四〇、四二、四三、六二、乙八、九、一〇の一及び二、一一ないし一八、二二、原告代表者、弁論の全趣旨）
３ 原告製品
（一） 原告は、昭和六〇年八月から折畳式のシートシャッターを「門番ＫＭ型」の商品名で製造、販売したが、同六一年一〇月ころ、巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動させ、電子制御装置と超音波センサーの組合わせにより高速で自動開閉する巻上式のシートシャッター（その形態は別紙（二）の添付図面のとおり。以下「原告製品」という。）を開発し、「門番ＫＳ型」の商品名で自ら製造、販売する一方、訴外株式会社文化シャッター（以下「文化シャッター」という。）との間でＯＥＭ契約を締結して原告製品を同社に継続的に供給し、同社は原告製品を「エア・キーパー」の商品名で販売した。右のとおり、原告製品はモーターが巻取ドラムに内蔵されることにより、モーターが巻取軸の外に出ない形態となっている。（甲一、二、七ないし一三、三三、三九、四一、四二、四三、六一、六二、乙二二）
（二） 原告は、原告製品に関し、昭和六一年一〇月三〇日、実用新案登録の出願（考案の名称・小型昇降ドア、出願番号・実願昭六一－一六七二四九号）をなすと共に出願審査請求を行い（同六三年五月一六日、右出願につき実用新案出願公開、公開番号・実開昭六三－七三四九六号）、平成元年二月三日、特許法四六条一項により、右実用新案登録出願を特許出願に変更して（発明の名称・シートシャッター、出願番号・特願平一－二五三八八号）出願審査請求を行ったが（同二年一月一一日、右出願につき特許出願公開、公開番号・特開平二－八四八八号。以下、右特許出願にかかる発明を「本件発明」といい、右特許出願書に添付された明細書に記載された特許請求の範囲は別紙（二）の１記載のとおりである。）、特許庁審査官は、同三年七月二三日付けで、本件発明は、出願前国内において頒布された刊行物（実願昭五二－三一〇九号〔実開昭五三－九九八四四号〕のマイクロフィルム、特開昭五八－一九九九九〇号公報）に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、容易に発明することができたものと認められ、特許法二九条二項により特許を受けることができないとして拒絶通知をし、これを受けて原告は、同年一〇月二八日付けで手続補正をしたが（同補正後の明細書記載の特許請求の範囲は別紙（二）の２記載のとおりである。）、再度拒絶通知を受け、その後、原告は意見書を提出する等したものの、結局、同五年一〇月二〇日付けで右特許出願に関し拒絶査定がなされた。右拒絶査定に対し、原告は同年一二月一五日付けで特許庁長官に対し審判の請求をし、現在も継続中である。（甲一、二四、二五、乙一ないし三、原告代表者、弁論の全趣旨）
４ 被告は、平成三年三月から、「スムーザー」という商品名で巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動させる、別紙（一）の図面のとおりの形態の巻上式のシートシャッター（被告製品）を製造、販売している（形態以外は争いがなく、形態については、甲三ないし六、三八、乙四、二七、二八、三九の二によって認められる。）。
二 争点
１ 主位的請求－不正競争防止法に基づく請求について
（一） 原告製品の形態の商品表示性
（原告の主張）
(1) 従来販売されていた巻上式のシートシャッターはいずれもモーターが巻取軸の外側に取付けられていたのに対し、原告製品は、モーターを巻取ドラムに内蔵して巻取ドラムを駆動させる方式を採ったため、形態上、他の巻上式シートシャッターと比較して、モーターが巻取軸の外に出ないことにより独自の特徴的形態を有する。原告製品の販売を開始した昭和六一年一〇月から平成二年ころまでの間、このような巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動させるという方式のシートシャッターは原告製品以外にはなく、原告製品の商品形態は、需要者の感覚に端的に訴える独自の意匠的な特徴を有している。そして、原告は、独自の販売網又は代理店を通じて主として商品カタログにより自社製品の販売活動をしているところ、原告製品については巻取ドラムにモーターを内蔵させていることを他社製品と差別化するための最も重要なセールスポイントとして位置付け、カタログにおいても詳しく説明をしており、平成三年三月当時、原告製品の特徴の一つとして巻取ドラムにモーターが内蔵されていることは原告の営業、宣伝活動の結果として取引者や需要者に広く認識され、原告の商品表示としての機能を有していた。
(2) 巻上式シートシャッターのシート巻取部の技術的機能は、シートを巻き上げることそのものであり、巻取軸にモーターをどのような方法でどのような位置に接続して軸を駆動させるかという問題は、技術、考案としての側面を持つが、商品の形態の問題でもある。要するに、原告製品のように巻取ドラムにモーターを内蔵させることは巻取軸を回転させるという機能から見て必然的・不可避的な帰結ではない。
(3) 原告製品はドラム内蔵モーターが商品の内側に隠蔽され、その形態が外側から見えないが、他の商品のモーターが巻取軸の外側に露出しているのに対し、モーターが外側から見えないことそれ自体が独自の意匠的特徴といえる。
(4) 株式会社ニチベイの電動ロールスクリーンやトーソー株式会社の補助スプリング付き電動ロールブラインドはいずれも主に窓やショーウインドウ等に設置されるブラインドに関する技術であり、また、松下電工株式会社のシャッター型雨戸巻上機構は雨戸に関する技術であって、いずれもシートシャッター又はその代替商品に関するものではなく、技術の利用分野も需要者も異なるので、原告製品が他のシートシャッターに比べ独自の意匠的特徴を有していることにつき何の影響を与えるものではない。
(5) 巻取ドラムにモーターを内蔵させて巻取ドラムを駆動させる技術に新規性が認められないとしても、商品形態として出所表示機能を有する限り不正競争防止法により保護されることは当然である。
(6) 原告製品の販売を開始したころは、折畳式のシートシャッターを含め各メーカーの出荷台数は僅かであり、シートシャッター自体が必ずしも広く認識された商品とはいえなかったが、原告が原告製品の販売を開始してから原告製品は急激に売上を拡大し、それに伴いシートシャッターの市場も急速に拡大し他のメーカーの新規参入も相次いだ。原告製品の販売台数は平成二年には主要メーカーの販売台数八四六〇台のうちＯＥＭ分も含めて五二〇〇台に達し、市場占有率は六一・五パーセントに達したが、同年秋ころまでは巻取ドラムにモーターを内蔵する方式の巻上式シートシャッターは原告製品以外にはなく、この間、原告製品の形態が原告により排他的に使用されていた。また、この間に大手、中堅企業が競争する中で原告が売上を急激に拡大し、六割以上の市場占有率を達成したことからも明らかなように原告の強力な宣伝・広告により、原告製品は需要者に広く認識される著名な商品となった。
（被告の主張）
(1) 原告製品の形態が出所表示機能を有することは否認する。
(2) 商品の形態が出所表示機能を有するための要件としては、第一に、他の類似商品と比べ、需要者の感覚に端的に訴える独自な意匠的特徴を有し、需要者が一見して特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度再識別力を備えたものであることを要し、第二に、当該商品の形態が長期間特定の営業主体の商品に排他的に使用され、又は、当該商品が短期間でも強力に宣伝広告されたものであることを要する。
しかるところ、巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動させる方法は、原告製品が発売開始される以前に公知となった技術に過ぎず、また、板金部品の使用はこの種商品にあっては通常のことであり、その形状寸法等には何らの技術的ないし意匠的意味もなく、更に、原告製品発表以前から形態類似の商品が存在していたから、原告製品の形態はシートシャッターが有する通常の形態以上のものではない。また、ドラム内蔵モーターは商品の内側に隠蔽されており、その形態が商品の外側から容易に認識できるようなものではなく「需要者が一見して特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度の識別力を備えたもの」ということはできない。
(3) また、旧法一条一項一号、新法二条一項一号は、同一商品について営業者間に競争が行われることを前提に、競争のあり方として同号所定のような商品表示の使用を違法としているものと解するのが相当であり、商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態を商品表示と認めてその使用を差止め、当該商品の販売等そのものを差止める場合には、商品表示に付帯された他人の営業上の信用を保護するというに止まらず、当該商品本体が本来有している形態、構成やそれによって達成される実質的機能、効用を他社が商品として利用することを許さず、差止請求権者に独占利用されることとなり、同一商品についての業者間の競争それ自体を制約する結果を生ずる。商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態を商品表示と認めることは、実際は不正競争防止法が本来予定した保護を上回る保護を差止請求権者に与える反面、相手方には予定された以上の制約を加え、市場の競争形態に与える影響も同法が本来予定したものと全く異なる結果を生ずることを考えると、商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態は商品表示には該当しないものと解するのが相当である。しかるところ、原告が原告製品の形態的特徴であると主張するモーター内蔵式シートドラムはまさに原告製品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態を有するものであり、原告製品のかかる形態的特徴には何ら商品表示性がない。
（二） 被告製品の形態と原告製品の形態との類似性
（原告の主張）
(1) 被告製品は巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動しシートを巻き上げる形態であるが、巻取ドラム内にモーターを同芯的に挿入する機構は原告が原告製品について特許出願していた技術の中核的部分であり、被告が被告製品の販売を開始した平成三年三月当時、他のメーカーで同一の機構を有する製品はなく、外観上もモーターがシートケースの外にはみ出している他のメーカーの製品とモーターがシートケース内に収まっている原告製品とでは際立った違いがあったが、被告はこの機構及び外観をそのまま真似て被告製品を開発した。その他、原告製品と被告製品とは、シート巻取部、シートケース、シートガイド（サイドフレーム）及びシートの構成、外観、各部の部品が同一又は極めて類似しており、モーターについては原告が使用している住友重機械工業株式会社製の同一機種のモーターが被告製品においても使用され、超音波センサーについても松下電工株式会社製の同一機種のセンサーが使用されている。
(2) 被告が原告製品と被告製品との相違点として主張する制御盤の形状及び方式、リミットスイッチ、シート材の色調及び材質、モーター取付部のサイドプレート及びシートケース下部の中央支え板の形状は被告製品を特徴付けている要素ではない。
（被告の主張）
(1) 被告製品が巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動しシートを巻き上げる形態のシートシャッターであることは認めるが、被告が原告製品を完全に模倣又はそれと同視できる程度に模倣したことは否認する。
(2) 原告製品と被告製品の相違について
<１> 原告製品はドラムカバー表面及び制御盤表面に「門番」商標を表示しているのに対し、被告製品はドラムカバー表面及び制御盤下部に「スムーザー」商標とマーク入り社名「株式会社ユニフロー」の表示をし、制御盤液晶表示部分直上に「Ｓｍｏｏｔｈｅｒ」の表示をしている。
<２> また、原告製品の制御盤は六個の操作ボタンと五個の動作モニターによって構成され、上昇、停止、下降以外の操作は制御盤内部のＭ１プリント基板、Ｍ２プリント基板によって操作する仕組になっており、動作状態をモニターランプによって表示し、液晶による表示はないのに対し、被告製品の制御盤は液晶対話設定方式を採用し、操作パネルに絵文字で表示された九個のボタンとその上に一六字二段のカタカナ、数字、アルファベットが表示され、特定のスイッチを押すと液晶表示には次の操作を案内する文字が表示され、初めて操作する者にとっても容易に操作できる仕様になっている他、寸法も原告製品の制御盤に比してかなり小さく、外形も全く異なる。被告製品の制御盤は被告が東海通信工業株式会社の協力を得て開発したものである。
<３> 原告製品は箱型のモーターカバーが突出しているのに対し、被告製品はモーター全部をドラムカバー内に収納しているため平面仕上げになっている。
<４> 原告製品はリミットスイッチを箱型に設計しているため取付けた側板には箱型のカバーが突出しているのに対し、被告製品は薄型に設計したリミットスイッチを採用しているため、その全部をドラムカバー内に収納でき、側板の表面は平面仕上げになっている。
<５> 原告製品はドラムカバー下部の中央つなぎ部分に箱型の突出部があるが、被告製品は板材の接続に鋼板を用いており、突出部がない。
<６> 原告製品はドラムカバー下部において表面部の箱型部材を蝶番を使用して接続しているのに対し、被告製品は嵌め込みビス止めを採用し、蝶番を使用していない。
<７> 原告製品のシート材の色彩はクリア、オレンジ、ブラウンの三種で、防虫色シートの色は黄色に近い淡いオレンジ色、クリアシートの透明度は低く乳白色を呈するのに対し、被告製品のシート材の色彩はクリア（透明）と防虫オレンジの二種で、防虫色シートの色は濃いオレンジ色、クリアシートの透明度は高く、淡青色を呈する。
<８> 原告製品のシート材の樹脂部分は軟質塩化ビニールの表面にフッ素系樹脂をコーティングしたものであるのに対し、被告製品のそれは軟質塩化ビニールの表面にアクリル系樹脂をコーティングしたものである。
<９> 原告製品のシート材の繊維部分はポリエステル糸を無着色のまま使用し、繊維のメッシュ間隔は大きいのに対し、被告製品のそれはポリエステル糸に塩化ビニールコーティングを施したものを採用し、防虫色のものはポリエステル糸をオレンジ色に着色加工しており、繊維のメッシュ間隔は小さい。
<10> 原告製品が採用している上下の移動限界の検出方法はギアーの回転数をカウンターによってカウントすることにより検出するものであり、いわばデジタル数値により検出する方法を採用しているのに対し、被告製品に採用しているリミットスイッチは上下の移動距離をカムギアーの凹部がスイッチ部に到達することによりシートシャッターの上下の移動限界を検出する仕組になっており、いわばアナログ的な検出方法を採用している。被告製品が採用した右方式は、被告と提携関係にある株式会社ソフィアプレシジョンの協力を得て、被告が独自に開発したものである。
なお、被告は、平成四年一一月二四日、発明の名称を「シートシャッター」とする特許出願を行い、同六年六月七日、特許出願が公開された。モーターケース部やドラム部については、右特許出願後、右発明に沿って、従来の個々の板金加工から、アルミ合金（ＡＤＣ－１２）をダイキャスティング法（加圧して鋳型成型する方法）により量産化できる体制に変更し、これにより製造される製品の形状は原告製品と異なる。
（三） 混同の虞
（原告の主張）
近年、自社の製品をＯＥＭ契約により他者のブランドで販売するケースが少なくない取引の実情下では、取引者又は需要者が原告製品と被告製品の商品形態及び外観に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体として類似又は同一の商品として受け取る虞は強く、両者は商品の出所につき誤認、混同の虞がある。
シートシャッター需要者は主要なメーカーの商品をダイレクトメールや展示会等で知り、複数のメーカーの商品の性能、形態、価格等を比較対照しながら商品を選別して購入しており、商品形態が原告製品と同一である被告製品が原告製品と誤認、混同される虞は大きい。
被告は制御盤の形態・方式の違いを強調しているが、需要者は機械本体の性能・形態に関心を持っており、制御盤の形態や性能には大きな関心を持っていない。
（被告の主張）
シートシャッターの取引形態は、多数の商品が陳列されているデパート等で一般多数の消費者が購入するという形態ではなく、代理店等を通じた個別契約において納入すべき商品の規格・寸法・仕様・価格を個々に決定した上で納入するという形態をとっているから、取引者又は需要者において原告製品と被告製品の出所を誤認混同する虞はない。
また、原告製品、被告製品はいずれも商標、製造者名を需要者が一見して理解できるように表示しており、両者を誤認混同することはありえない。
（四） 被告の故意・過失
（原告の主張）
被告は、原告製品を分解して、当時入手不可能であった制御盤、リミットスイッチ以外模倣できるところは全て模倣して被告製品を製造した。
（被告の主張）
原告の主張する事実はいずれも否認する。
２ 予備的請求－不法行為に基づく損害賠償請求について
（原告の主張）
（一） 形態の模倣による権利侵害
被告は、前記のとおり原告製品の形態を故意に模倣し、相当数の部品に互換性がある程同一形態の被告製品を製造、販売したもので、他人の商品の形態を故意に模倣する行為は違法な権利侵害として民法七〇九条に該当する。
（二） 特許を受ける権利の侵害
被告は、前記のとおり原告の本件発明を故意に盗み、被告製品を製造、販売したもので、これは発明者の特許を受ける権利を侵害するものとして民法七〇九条に該当する。
（被告の主張）
模倣行為が不法行為に当たるには、<１>被侵害利益が創作的なものであること、<２>模倣盗用行為が存在すること、<３>模倣の結果が原作と実質的に同一であること、<４>少なくとも営業妨害の事実が認められることが必要である。
本件において原告が開発したと主張する巻上式シートシャッターは、伊藤製作所が開発したシートシャッターと同一の構造であり、「シートシャッター」という名称も同一である。唯一の違いは、モーターを巻取ドラム内に収納した点であるが、巻取ドラム内にモーターを内蔵させることは、昭和五八年一一月二一日に特許出願公開になった「電動ロールスクリーン」（特願昭五七－八一七四四号）、昭和六一年三月一八日に特許出願公開になった「シャッター型雨戸の巻上機構」（特願昭五九－一七七〇〇一号）、同年二月二四日に特許出願公開になった「補助スプリング付き電動ロールブラインド」によって原告が原告製品を製造販売開始する前に公知となっているものである。従って、原告製品には何ら創作性は存せず、保護に値する法的利益はなく、不法行為は成立しない。
また、原告製品と被告製品とは、前記二１（二）（被告の主張）(2)のとおり相違し、模倣盗用行為はない。
３ 損害
（原告の主張）
（一） 被告製品の販売による損害
原告製品の年度別販売台数は、文化シャッターに対するＯＥＭ契約供給分を含め、左記のとおりである（会計年度は、当年七月二一日から翌年七月二〇日まで）。
年度 販売台数（台） 売上（円）
昭和六一年度 五七 二四一六万一六四〇
同 六二年度 四二〇 一億八五六七万一八三二
同 六三年度 一七〇九 七億四二六一万八〇二四
平成元年度 三三七〇 一五億一〇五五万四〇一〇
同 二年度 五五六三 二五億二五一三万九四八二
同 三年度 六一七七 二九億三二三七万一九八七
同 四年度 五四二四 二五億〇〇二八万一一一九
同 五年度 四六五三 二〇億一八三八万九六六六
被告は、平成三年三月から被告製品の販売を開始し、平成三年度は四〇〇台、同四年度は一〇〇〇台、同五年度は九〇〇台、同六年度は一〇〇〇台の合計三三〇〇台を販売した。
平成三年以降不況の影響を受けながらも、シートシャッター業界の販売台数が全体として伸びている中で、同年度以降原告製品の販売台数が減少しているのは被告製品が販売されたことによる影響があることは明白である。仮に、被告製品が販売されなかったとすれば、被告製品の販売台数の大半は原告製品の売上増に結び付いたはずであるが、原告製品のシェア（文化シャッターに対するＯＥＭ分も含む。平成三年度五九パーセント、同四年度五四パーセント、同五年度五五パーセント、同六年度五六パーセント）からみて、被告製品の販売がなければ、平成三年三月以降同六年までの間、原告製品の販売台数は少なくとも三三〇〇台の五〇パーセントに相当する一六五〇台は過年度実績より伸びていたことは確実である。
原告の平成三年度から同五年度までの原告のシートシャッター（折畳式を含む。）一台当たりの営業利益は、平成三年度は二六万円、同四年度は二四万円、同五年度は二〇万円である。仮に被告が被告製品を販売しなかった場合、原告は原告製品の販売台数の増加分について一台当たり少なくとも二〇万円の営業利益を上げていたことは確実である。
従って、原告が被告製品の販売により受けた損害は三億三〇〇〇万円（一六五〇台×二〇万円）を下回ることはない。
（二） 弁護士費用
被告の不正競争行為又は不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は一〇〇〇万円である。
（被告の主張）
原告の主張は争う。
第三 判断
一 主位的請求について
１ 原告は、原告製品のモーターが巻取ドラムに内蔵されて巻取軸の外に出ないという形態が不正競争防止法にいわゆる商品表示性を有する旨主張するので、まず、この点につき検討する。
（一） 旧法一条一項一号及び新法二条一項一号にいう商品表示とは、氏名、商号、商標等と同様に商品の出所表示の機能を有するものをいうと解すべきところ、商品の形態は、本来、商品の実質的機能の発揮、美観の向上等のために選定されるもので、その選択には自ずから制約があるものの、商品の種類によっては需要者の嗜好、構成材料の選択等により同種商品の中で形態上の特異性を取得し、それに宣伝等が加わって、商品の形態自体が取引上出所表示機能を有する場合があり、かかる場合には、商品の形態が旧法一条一項一号及び新法二条一項一号の商品表示に該当するということができる。
そして、その商品の形態自体がそのような出所表示機能を有しているかどうかについては、その形態が極めて特殊かつ独自のものであるか否か、その形態が特定の商品の形態として長年継続的かつ独占的に使用されてきたか否か、形態自体が強力に宣伝されたか否か、需要者のニーズ等の諸要素を慎重に総合判断して決すべきである。
（二） しかるところ、前記前提事実及び証拠（甲一ないし三、七ないし二五、二七ないし四〇、四二ないし四四、六二、乙一ないし三、五ないし九、一〇の一及び二、一一ないし一八、二二、三一ないし三三、三九の二、原告代表者、弁論の全趣旨）によれば、以下の事実が認められる。
(1) シートシャッターは使用頻度が非常に高いため、頻繁に開閉を繰り返すと折畳部分のシートが切れ易い等の弱点を持つ折畳式よりも巻上式の方が耐久性、安全性において優れ、また、開閉速度においても一般に巻上式の方が優れている。
(2) シートシャッターにおいては、開閉速度を早めることが作業効率や防塵、防音、防臭、保温、保冷等の効果を高めるため、いずれのメーカーのシートシャッターも高速開閉であることをその特長の一に挙げて宣伝しており、その他の特長としては、耐久性、自動開閉、安全性を挙げるものが多い。
(3) シートシャッター等高速、高頻度開口部製品の使用目的は、省エネ、作業環境の改善、品質管理、公害防止、防風、防寒、装飾、目隠し等多様化し、使用目的によっては開閉スピードの他にシートの難燃性、透明性等が特に要求されることがある。
(4) 原告が巻上式シートシャッターである原告製品を開発したのは、シートシャッターの使用頻度の高さから折畳式シートシャッターの故障が続発したことからであり、耐久性と安全性を持たせることが原告の最大の関心事であった。
(5) 原告製品は前記のとおりモーターを巻取ドラムに内蔵させており、モーターを巻取軸の外側に取付ける場合に比して、モーター部分の突出がないため取付けスペースに制限のある場所でも取付けが容易であるという特長を有している。
(6) 原告が原告製品の販売を開始した当時、巻上式のシートシャッターとしては既に鈴木シャッター工業株式会社の「マービ・エース」、三鈴マシナリー株式会社の「ロールアップドアー」、伊藤製作所の「高速シートシャッター」、日機産業株式会社の「ハイスピード・シャッター」（伊藤製作所とのＯＥＭ契約による製品）等が製造、販売されていたが、これらはいずれもモーターが巻取軸の外側に取付けられており、巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動させる方式を採っていたものは、シートシャッターとしてはなく、他社（三鈴マシナリー株式会社、株式会社高藤化成等）が巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動させる方式を採った巻上式のシートシャッターを製造、販売するようになったのは平成二年秋ころからである。
(7) 巻取ドラム内にモーターを内蔵させること自体は、昭和五八年一一月二一日に特許出願公開になった「電動ロールスクリーン」（特願昭五七－八一七四四号）、昭和六一年三月一八日に特許出願公開になった「シャッター型雨戸の巻上機構」（特願昭五九－一七七〇〇一号）、同年二月二四日に特許出願公開になった「補助スプリング付き電動ロールブラインド」によって、原告が原告製品の製造、販売を開始する前に公知となっていた。
なお、右電動ロールスクリーンや補助スプリング付き電動ロールブラインドはいずれも主に窓やショーウインドウ等に設置されるブラインドに関する技術であり、また、シャッター型雨戸巻上機構は雨戸に関する技術であるが、いずれも空間を仕切り、光や空気等を遮る用具としてシートシャッターと類似性を持ち、幕様のものをモーターを内蔵した巻取ドラムを駆動させて巻上げたり下げたりする全体的な形状、印象は原告製品と相似している。
(8) 原告のシートシャッターのカタログには、「門番」のＫＬ型、ＫＭ型（いずれも折畳式）、ＫＳ型（原告製品）を紹介する中で、原告製品について「ＣＤ機構でコンパクトボディ 小さなスペースにもピッタリフィット」と謳った上、ＣＤ機構の説明として、原告製品は、巻取ドラム内に開閉機を内蔵して巻取ドラムを駆動し、そのためシート収納部が非常にコンパクトにでき、開閉機のメンテナンス、シートの交換が容易である旨の記載がなされたものがある（甲三三）が、右カタログの「特長」の項には、「門番」の前記三つの型共通の特長として、超音波センサーによる全自動開閉、開口高コントローラ標準装備、ハイスピード、採光性、防炎性、コンパクトなスペースで取付け容易（従って、コンパクト性はＣＤ機構ないし原告製品のみの特長とはされていない。）等が挙げられているほか、「門番ＫＭ型」に採用されている「ＳＤマチック方式」による安全性が挙げられているにも拘らず、ＣＤ機構の効用は挙げられていない。
また、別のカタログ（甲二、乙一七。「門番ＫＳ型、」〔原告製品〕の四つの型を紹介している。）では、原告製品の特長として、採光性、全自動、開口高コントローラ標準装備、静かで高速な開閉、風に強い、シートの取替え及びメンテナンスが容易等が黒字で記載されているほか、開閉機が二ューＳＤシステムであり、業界で初めて安全確実な一〇〇万回開閉を実証した旨が「特長」欄の冒頭に朱記され、更に、右ニューＳＤシステムが他社のインボリュート歯車式と対比して耐久性に優れた点が強調されているのに対し、巻取ドラム内に開閉機を内蔵して巻取ドラムを直接駆動する方式となっている旨の記載はあるものの、それは開閉機のニューＳＤシステムの説明の中で触れられているに過ぎず、右方式を採用したことによる特長については説明されていない（シートの取替えの容易さはシャッターボックスを開閉式にしたためとされているし、メンテナンスの簡単さもユニット方式によるものとされ、巻取ドラム内に開閉機を内蔵して巻取ドラムを直接駆動する方式を採用したこととの関係については記載がない。）。
(9) 建材需要調査という書籍に掲載された「門番」の広告には、いずれもハイスピード、採光性、防炎性、全自動ということを強調して目立つように記載されているが、巻取ドラム内に開閉機を内蔵して巻取ドラムを直接駆動する方式となっていること及びそれによる効用については記載のないものがあるうえ、巻取ドラム内に開閉機を内蔵して巻取ドラムを直接駆動する方式を採用したことの記載のあるものも開閉機の「ニューＳＤシステム」の説明の中で触れているに過ぎず、そのことによる効用については特に説明はなされていない。また、右広告には原告製品のシート収納部の形態を視覚的に特に強調するような写真ないしイラストは載せられていない。
(10) 原告製品を含めた原告のシートシャッターは新聞等で何度か取上げられて紹介されているが、巻取ドラム内にモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動させるという原告製品の形態上の特徴及びそれによる効用については特に強調して紹介されてはいない（「ＣＤ機構でコンパクト」等と記載されたものはあるが、それもその意味や形状については触れられていない。）。
右認定事実及び前記前提事実によれば、巻取ドラムにモーターを内蔵して巻取ドラムを駆動させるという原告製品の形態は、その形態に照らして必ずしも一目瞭然といった類いのものではなく、巻上式シートシャッターに右方式を採用したことも公知のものの総和以上の新規性、創作性を有しているとも認め難く（原告は、右方式はシートシャッターでは他になかった点を強調するが、ブラインドやシャッター型雨戸というシートシャッターに類似した分野で右方式を採用したものが先行している以上、当業者においてシートシャッターに右方式を採用することを思い至るのに特に困難はなかったと解されるし、需要者にとっても右形態が特に目新しく映ったとも解されない。）、原告製品の右形態が格別特異であったとは認められない。また、需要者のニーズも、開閉速度、高頻度の使用に耐えられる耐久性や安全性、シートの採光性、防炎性等に関するものが多く、各メーカーもそれに対応した製品の開発、宣伝をしていることが窺われ、原告製品の右形態によりもたらされる特長も取付けスペースに余裕のある需要者にとっては二次的、三次的な意味しか持たないと解されるところ、取付けスペースに制約のある需要者が特に多いことの立証はないのであり、また、原告製品の宣伝の仕方も、巻取ドラムにモーターを内蔵させて巻取ドラムを駆動させる形態を原告製品であることの特長として特に強調しているとは認め難く、寧ろ、開閉の速度や耐久性、安全性、全自動に宣伝の重点が置かれていると認められる。
前掲証拠によれば、原告製品がシートシャッター市場において相当の占有率を占めることが窺われるが、この点を考慮しても、右認定事実に照らせば、なお原告製品の形態が原告の商品であることを示すものとして商品表示性を有するに至ったとは認められない。
２ よって、原告製品が商品表示性を有することを前提とする原告の主位的請求は、その余について判断するまでもなく理由がない。
二 不法行為（予備的請求）について
１ 原告の主張（一）について
原告は、原告製品を模倣し、これと同一形態の被告製品を製造、販売する被告の行為は不法行為に該当する旨主張するところ、民法七〇九条にいう不法行為の成立要件としての権利侵害は、必ずしも厳密な法律上の具体的権利の侵害であることを要しないが、少なくとも法的保護に値する利益の侵害であることを要するというべきである。
しかるところ、前記認定によれば、巻取ドラムにモーターを内蔵させるという原告製品の形態が法的保護に値するほどの創作性を有すると認めるのは困難であり、仮にこれを認め得るとしても、証拠、（甲四ないし六、四〇、四九、乙四、一九、二五、二六、二八、五〇、検証の結果、原告代表者、弁論の全趣旨）によれば、原告製品と被告製品とを比較した場合、巻取ドラムにモーターを内蔵した点、シート巻取部、シートケース、シートガイド等で類似ないし酷似した部分があること、被告が従前原告製品を原告の代理店数社から仕入れて二次店として販売していたことがあり、従って、原告製品にアクセスできたことが認められるが、他方、原告製品と被告製品との間には前記第二の二１（二）（被告の主張）(2)<２>ないし<10>の差異があることも認められるのであり、右のうち<３>及び<４>の差異は技術的にも形態的にもおよそ無視し得る些細なものとは認め難く、併せて、前記認定のとおり巻取ドラムにモーターを内蔵させて巻取ドラムを駆動させる形態は類似分野で既に先行者があったことに照らせば、被告製品が原告製品をそっくりそのまま模倣盗用したものとまでは認められず、このような侵害行為（模倣）の程度、態様を考慮すると、被告が被告製品を製造、販売することが不法行為に該当するとまではいえない。
従って、原告の主張（一）は理由がない。
２ 原告の主張（二）について
本件発明について出願公告がされていないことは前記のとおりであるから、原告は本件発明につき独占的排他的な実施権能を有するものではなく、第三者が本件発明を実施したとしても原告の特許を受ける権利を侵害したことにならない。
従って、特許を受ける権利を侵害したことを理由とする損害賠償請求（原告の主張（二））も理由がない。
３ よって、原告の予備的請求もその余について判断するまでもなく理由がない。
三 結語
以上のとおり、原告の請求はいずれも理由がないから全てこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 辻川昭 裁判官 飯田恭示 裁判官 甲斐野正行）
別紙（一）
被告製品目録
被告が「スムーザー」の商標を使用して製造、販売している巻上式シートシャッター。
被告製品の全体の構成及び形態は、裏面図記載のとおり。
（図）
<省略>
別紙（二）の１
１、左右両側に平行に直立するシートガイド（添付図面13a）、(13b)とそのシートガイド(13a)、(13b)の上端の間に水平方向に横設されるシートケース(2)とでゲート状のシートフレーム(1)を構成し、そのシートフレーム(1)内において回転可能に軸支される巻取ドラム(3)と両端をシートガイド(13a)、(13b)に案内させながら昇降し、上端が前記巻取ドラム(3)に固着されるシート(20)とを設け、巻取ドラム(3)を回転駆動するモーター(4)を巻取ドラム(3)内に収容した状態でシートケース(2)側に固定的に取り付けて構成したシートシャッター。
２、シートケース(2)をシートシャッターを設置する構造物(19)に取り付けることによって、シートシャッターの支持を主として構造物に吊持せしめることにし、シートガイド(13a)、(13b)への荷重負担を軽減せしめる機構とした前項記載のシートシャッター。
３、シート(20)をその表面に多数の棒状のサポート部材を横設した構造とし、巻取ドラム(3)にシート(20)を巻き取る際に、サポート部材が巻取ドラム周面において重なり合わないようにサポート部財の設置間隔を設定して構成した１項又は前項記載のシートシャッター。
別紙（二）の２
左右両側に平行に直立するシートガイド(13a)、(13b)と該シートガイド(13a)、(13b)の上端の間に水平方向に横設されるシートケース(2)とでゲート状のシートフレーム(1)を構成し、該シートフレーム(1)内において回転可能に軸支される水平方向の巻取ドラム(3)と、両端を上記シートガイド(13a)、(13b)に案内させながら昇降し、上端が前記巻取ドラム(3)に固着されるシート(20)とを設け、上記シートケース(2)の左右いずれかの端板(10)には、内部にモーター(4)を固定的に収用して巻取ドラム(3)の端部内に同芯的に挿入されるモーターケース(5)の基端分を固定して片持梁状に取り付け、上記のモーターケース(5)の内端側ではモーター(4)のドライブ軸(7)を巻取ドラム(3)側に連結してモーター回転を巻取ドラム(3)側に伝道する機構としたシートシャッター。
（なお、在 線部は、平成三年一〇月二八日付け手続補正で変 た部分、）
図面
<省略>